Californication ¿marca registrada? | Wednesday 21 November 2007

Leo en la chicadelatele que la banda de rock Red Hot Chilli Peppers ha demandado a la cadena de televisión Showtime por producir una serie con el nombre de uno de sus discos (su mejor, diría yo): Californication.

Al igual que la chicadelatele, cuando leí sobre la existencia de esa serie me vino a la cabeza el excelente álbum de los Red Hot Chilli Peppers, no porque sea una denominación que fuese acuñada por ellos, sino porque es indudable que ellos le dieron una repercusión como nunca antes tuvo esa palabra. Cuando la escuché por primera vez pensé que era otro ejemplo de la creatividad americana a la hora de inventar palabras (inclúyasen verbos como to google, to xerox, to fedex, etc.), algo que parece confirmar la Wikipedia; “californication” es un híbrido que une “California” con “fornication” para expresar el desarrollo descontrolado hacia el sur de California y hacia otros estados occidentales de EE.UU.

Dicho esto y sabiendo que los chicos de Red Hot Chilli Pepper no inventaron la palabra ¿pueden impedir que se comercialice una serie de televisión con dicha denominación? Según la legislación española, el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella“. Podríamos discutir si “Californication” es original en conexión con una obra creativa, pero lo que no cabe duda es que la protección sería más adecuada si procediésemos a su registro como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas. De hecho, es una práctica habitual en nuestro país registrar el nombre de series de televisión, títulos de discos, nombres de famosos y pseudónimos, para evitar la explotación abusiva de dichas denominaciones por parte de terceras personas.

Pero la realidad en EE.UU. es muy diferente. Cuando estudié “Trademarks” en EE.UU., lo primero que me llamó la atención de esta disciplina es que allí, para tener un monopolio sobre una denominación, no era absolutamente necesario el registro de la misma, sino que el mero uso en el comercio ya otorgaba derechos al explotador. Además, trabajando en Sony Pictures comprobé que en EE.UU. no era práctica habitual registrar denominaciones en conexión con series y películas, ni siquiera en países donde el registro es declarativo, lo que acarreaba numerosos problemas legales.

En la demanda presentada ante el Superior Court of the State of California, la acusación no sostiene que sean los inventores de esa palabra, sino que el público la identifica con las actividades comerciales de Red Hot Chilli Peppers gracias al enorme éxito que alcanzó su disco del mismo nombre (detallan los méritos, premios y ventas que ha obtenido el mismo desde entonces). Además, especifican que un personaje del show se llama “Dani California”, curiosamente igual a el de una persona que aparece en tres canciones del citado disco, incluyendo una canción con su nombre.

La representación de la banda argumenta que el título de la canción “Californication” es intrínsecamente distintiva (“inherently distinctive“), famosa, ha sido objeto de abundante promoción y publicidad, y es reconocida por los consumidores en conexión con el álbum y con la canción del mismo título. En base a todo esto, los demandantes consideran que “Californication” ha adquirido secondary meaning, lo que le otorga un derecho exclusivo con respecto a dicha denominación ya que el uso de la misma por terceras personas podría provocar “false designation of origin“, “likelihood of confusion, mistake, and deception as to source, sponsorship, affiliation, and/or connection in the minds of the public“. Además reclaman disminución de la capacidad distintiva de la marca para identificar bienes, servicios, o afiliación a los mismos (“dilution“).

El caso es ciertamente interesante tanto desde la perspectiva del derecho marcario como de la competencia (de hecho, en nuestro país un caso así iría probablemente por competencia desleal) y pone en evidencia las enormes diferencias que existen entre la tradición continental y la anglosajona en esta materia, aunque ambas posturas se van acercando cada día más.

Este caso me ha recordado a otro que estudié, Harlem Wizards Entertainment, Inc. v. NBA Properties, Inc., en el que los Harlem Wizards (fundados en 1962) demandaron a la NBA porque su franquicia de Washington había cambiado recientemente su nombre de Bullets a Wizards, creando confusión en el público. La jurisprudencia americana en materia marcaria tiene muy en cuenta la defensa de los consumidores y las expectativas que estos tienen en relación a la procedencia de un bien o servicio. En este caso, el tribunal (en base a la teoría del “reverse confusion“) consideró que dado que ambos equipos “competían” para públicos diferentes (los Harlem Wizards hacían shows de exhibición al estilo de los Globetrotters, mientras que los Washington Wizards competían en la NBA), no había posibilidad de lesión de los intereses de los Harlem Wizards (sobretodo por la escasa “fuerza” que tenía ésta ante todo el territorio nacional), por lo que ambas marcas podrían coexistir pacíficamente (como lo hacen en la actualidad).

Aunque con diferencias, este caso creo que cuenta con similitudes. Todos coincidimos en que es un caso interesante, que Red Hot Chilli Peppers no deberían poder apropiarse de la palabra “Californication”, aunque reconocemos que cuando oímos esa palabra nos acordamos del disco de la banda californiana, y lo hacemos porque esa palabra ha adquirido “secondary meaning” gracias a la explotación que está realizando Red Hot Chilli Peppers. ¿Ha querido Showtime aprovecharse de esa asociación que hace el público?

Siento tanto anglicismo y tecnicismo, pero creo que el caso lo requería.

Seguiré atento a este bonito asunto.

9 comentarios

  1. Jeremias | permalink | 21.11.2007 a las 21:56:

    Algo así deberian hacer los herederos de los hermanos Marx con cierto disco de Queen 😛

  2. Andy Ramos | permalink | 21.11.2007 a las 23:10:

    De hecho Queen tiene dos discos con títulos de películas de los hermanos Marx: “A night at the opera” (desde mi punto de vista, uno de los mejores discos de la historia) y “A day at the races”. La particularidad es que Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor, en una de sus primeras visitas a EE.UU. quisieron conocer a Groucho Marx, que por aquel entonces ya estaba retirado, y entre otras cosas le pidieron autorización para utilizar los títulos de estas dos películas; aunque entiendo que el permiso era más simbólico que otra cosa ya que dudo que Groucho Marx tuviese los derechos sobre los títulos de películas que hicieron 40 años antes (de las que no era ni productor, ni guionista, ni director).

    Los homenajes muchas veces pueden estar al borde de la infracción de los derechos de los homenajeados.

    Saludos.

  3. Roberto Zayas | permalink | 30.11.2007 a las 19:10:

    No habia oido de este caso. Pero la pregunta es si en realidad Californication ha adquirido “secondary meaning” en contexto de RHCP. Si el caso llega a litigarse sera interesante ver la data de encuestas presentada para probar la existencia de asociacion entre el termino Californication y la banda RHCP. Uno podria decir que por lo menos cada venta de disco o cancion de disco nacionalmente cuenta como individuos que ven el termino como appelation of source a la banda… y eso es el minimo – yo no tengo el disco y creo la asociacion de la marca con la banda.

  4. guillermo | permalink | 9.1.2008 a las 16:20:

    Me gustaría conocer vuestra opinión a cerca del uso comercial probado de marca no registrada (ni notoria ni renombrada), frente a un derecho de marca, obviamente posterior al uso.
    Soy incapaz de encontrar referencias para España, y quizá me podáis ayudar con este asunto.
    Muchas gracias por avanzado

  5. Andy Ramos | permalink | 9.1.2008 a las 16:29:

    No sé si te he entendido bien, Guillermo, pero si un tercero ha utilizado de forma comercial una denominación no registrada, poco creo que se pueda hacer por la Ley de Marcas. Quizá se podría intentar por competencia desleal, pero no tengo los datos suficientes para valorar el caso.

    En EE.UU., como digo en el post, la realidad es muy diferente.

    Suerte.

  6. guillermo | permalink | 9.1.2008 a las 16:36:

    Un sociedad utiliza un nombre durante 25 años, un tercero lo registra muy posteriormente; éste último le requiere en base a ese derecho marcario reciente. El uso anterior se puede probar.
    Yo tampoco encontré nada en nuestra ley, y voy algo perdido.
    Desde luego en EE.UU, se practica algo , a mi entender, más coherente(Aunque siempre sea bueno registrar)

  7. guillermo | permalink | 9.1.2008 a las 16:36:

    por cierto, dejame felicitarte por tu blog.

  8. Andy Ramos | permalink | 9.1.2008 a las 16:44:

    En tal caso, y no siendo una marca notoria o de renombre, yo iría por la mala fe en el registro y por competencia desleal. Conozco casos que se han resuelto extrajudicialmente (yo mismo llevé uno parecido y al final se llegó a un acuerdo para evitar el proceso judicial).

    Gracias 🙂

  9. guillermo | permalink | 9.1.2008 a las 16:57:

    Es dificil probar relación entre partes para este caso.
    Lo cierto es que veo poco peso al requerimiento, la marca contiene un apellido muy común (objeto real del requerimiento, y muy probablemente esto quede en nada después de responder a su escrito, pero me interesaba conocer tu opinión para casos futuros.
    Gracias por todo. Un saludo y mantén vivo el blog.

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